台灣法院對違反營業秘密法之認定與中國對商業秘密保護之比較
(本文發表於2018年7月第七屆兩岸和平發展法學論壇,刊載於該論壇論文集下冊)
張啟祥律師[1]、杜貞儀實習律師[2]
案例:
陳先生任職於台灣某化工公司至2014年6月26日止離職,共25年餘,從工程師一路爬升至部長職位,負責乳膠生產銷售業務,知悉並持有乳膠之方法、技術、製程、配方等。2014年5月中旬,其應舊同事邀約,跳槽至雲南某公司海口廠房擔任建廠工程師,負責管理乳膠製成,並與新東家約定待廠房建置完成後由其擔任廠長,產線運轉後可分派一定比利盈餘。陳先生並於2014年5月上旬起,接續將生產配方等營業祕密,以其個人使用之外接USB裝置連接公司發給之筆記型電腦,予以擅自重製。之後並購入個人筆記型電腦、隨身硬碟,擅自重製至其個人筆電內,或以電子郵件之方式,以化工公司享有著作財產權之營業秘密為藍本,擅自改作或重製,洩露給承作上開海口廠之相關人士[3]。
起源:
台灣營業秘密法係於1996年1月17日公布施行,營業秘密法第1條開宗明義說明立法目的係「為保障營業秘密,維護產業倫理與競爭秩序,調和社會公共利益」,故制定營業秘密法。又因該法僅有民事求償,無刑事責任規定,無法有效遏阻不斷有帶槍投靠域外[4]之事件發生,保障顯有不足,故於2013年1月30日增訂公布第 13條之1至第13條之4,就一般違反營業秘密案件採告訴乃論罪,訂定5年以下有期徒刑之刑事責任。就域外使用營業秘密認係公訴罪,訂定1年以上10年以下有期徒刑之加重責任。至此,營業秘密法就維護產業倫理與競爭秩序一事,已開始積極產生效用。
何謂營業秘密法所稱之營業秘密:
營業秘密之類型可分「技術機密」與「商業機密」兩種類型,前者為研究設計、發明、製造之專業技術;後者為涉及商業經營之相關資料[5]。營業秘密法第2條定義「本法所稱營業秘密,係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊,而符合左列要件者:一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」。申言之,營業秘密之保護客體,非常廣泛,無論是方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊均可,但適用該法之前提是必須具備「秘密性、經濟性及所有人已採取合理保密措施」。茲就台灣法院實務分析營業秘密三要件如下:
(一) 秘密性要件:
秘密性又稱為新穎性,此所稱新穎性與專利法所要求之新穎性並不相同。營業秘密法所要求之新穎性為相對新穎性,即具有最低程度之新穎性即可,只要資訊為非一般涉及該類資訊之人所知者(包含一般大眾及相關專業領域中之人),即符合新穎性之要件[6]。
(二) 經濟性要件:
欲保護之秘密具備實際或潛在之經濟價值。故尚在研發而未能量產之技術或相關資訊,具有潛在之經濟價值,即受營業秘密法之保護,不論是否得以獲利。申言之,持有營業秘密之企業較未持有該營業秘密之競爭者,具有競爭優勢或利基者。就競爭者而言,取得其他競爭者之營業秘密,得節省學習時間或減少錯誤,提昇生產效率,即具有財產價值,縱使試驗失敗之資訊,亦具有潛在之經濟價值[7]。
(三) 所有人已採取合理保密措施:
營業秘密之所有人主觀上有保護意願,客觀上有保密之積極作為,使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思,例如:與可能接觸該營業秘密之員工簽署保密合約、對接觸該營業秘密者加以管制、於文件上標明「機密」或「限閱」等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全措施(如限制訪客接近存放機密處所)等。不以有簽署保密協議為必要,若營業秘密所有人客觀上已為一定之行為,使人了解其有將該資訊作為營業秘密保護之意,並將該資訊以不易被任意接觸之方式予以控管,即足當之[8]。若簽署保密協議,惟任何人均得輕易接觸該等資訊,縱有保密協議之簽署,亦難謂營業秘密所有人已採取合理保密措施[9]。
違反營業秘密法之民事責任
依營業秘密法第11至13條之規定,營業秘密受侵害時,得請求受侵害之排除及防止。故意或過失不法侵害他人營業秘密之行為人,須負損害賠償責任。至於損害額之計算,因營業秘密損害賠償額之計算與認定較有體財產為難,故規定被害人可擇一請求「以民法第216條之一般規定計算損害賠償額,以填補被害人所受損害及所失利益為限,無法證明損害時,得以預期利益減除實際所得利益之差額為損害賠償額。」或「被害人得以侵害所得利益為損害賠償額,並將舉證責任轉換,由侵害人負舉證責任,以減少其損害賠償額。」。侵害行為如屬故意,法院得因被害人之請求,依侵害情節,酌定損害額以上之賠償,但不得超過已證明損害額之3倍。期以加重故意侵害人之損害賠償規定,以高額倍數之賠償,減少故意侵害之發生。
新法增訂第 13條之1至第13條之4[10]刑事責任:
自營業秘密法增訂刑事責任施行後,截至2018年6月,台灣法院之營業秘密案件,大多是違犯營業秘密法第13條之1,依第13條之3條第1項規定,告訴乃論為必要之訴追條件,故多數案件於繫屬於法院後,告訴人與被告成立和解,由被告賠償告訴人後,告訴人撤回告訴,法院只能為公訴不受理之判決[11]。附帶一提是依營業秘密法第13條之4規定,以法人之代表人犯同法第13條之1 之罪,並依該條規定處罰為要件,而一併依營業秘密法第13條之4 規定起訴請求對被告公司科以罰金之部分,也會併予諭知不受理判決[12]。
另因營業秘密法第13條之1及第13條之2為刑法背信罪之特別法,於撤回營業秘密之訴追後,改處以較輕之背信罪[13]。或有誤告發為告訴而欠缺訴追條件,一審誤判違犯營業秘密法第13條之1,經二審智慧財產法院撤回違反營業秘密之一審判決,另就起訴部分判以背信罪[14]。
或有因為對於適用營業秘密法上開「秘密性、經濟性及所有人已採取合理保密措施」三要件之欠缺,或舉證責任不足證明被告犯罪,而為無罪之判決[15]。
營業秘密之刑事責任部分,至2018年已實施5年多,真正被定罪之案件僅9件,其中有4件係在違反第13條之2域外使用營業秘密,其餘5件係在台灣發生。域外使用營業秘密之犯罪,3件均得告訴人(被害人)原諒而判決緩刑。僅本文前言所提及之案例,判決7年6月確定,為目前實務判刑最嚴重之營業秘密案件。判決有罪之案件,見如下附表:
編號
案號
判決(主文)
1
台灣高雄地方法院104年度智訴字第14號刑事判決
被告犯營業祕密法第13條之2第1項之意圖在大陸地區使用而非法使用、洩漏營業秘密罪,處有期徒刑7年6月。
智慧財產法院105年度刑智上訴字第35號刑事判決
上訴駁回。
2
台灣台南地方法院106年度智簡字第25號刑事簡易判決
★本件因係公訴罪,被告2人已與告訴人達成和解,並賠償告訴人,告訴人表示不再追究被告刑事責任,故均判決緩刑。
被告1犯營業秘密法第13條之2意圖在大陸地區使用而未經授權洩漏營業秘密罪,處有期徒刑6月。緩刑2年。
被告2犯營業秘密法第13條之2意圖在大陸地區使用而未經授權洩漏營業秘密罪,2罪,各處有期徒刑6月。應執行有期徒刑8月。緩刑2年。
3
台灣新竹地方法院106年度智訴字第4號刑事判決
★被告提出悔過書,並為告訴人所原諒。
被告犯意圖在大陸地區使用而未經授權使用營業祕密罪,處有期徒刑1年6月。緩刑4年,緩刑期內付保護管束,並應履行如附表二「緩刑宣告所附之負擔或條件」欄所示之事項。
4
台灣士林地方法院103年度智訴字第4號刑事判決
★被告與告訴人和解並賠償告訴人損害,告訴人撤回告訴。
被告犯營業秘密法第13條之2意圖在外國使用而未經授權重製營業秘密罪,處有期徒刑1年1月。緩刑2年。
5
台灣彰化地方法院105年度訴字第1109號刑事判決
★告訴人與被告1和解撤回對被告1之告訴。
被告2共同犯營業祕密法第13條之1第1項第1款之擅自重製、洩漏營業祕密罪,處拘役59日,如易科罰金,以新台幣1,000元折算壹日。
6
台灣台中地方法院106年度訴字第1766號刑事判決
被告犯營業秘密法第13條之1之以擅自重製而取得他人營業秘密罪,處有期徒刑6月,如易科罰金,以新台幣2,000元折算壹日。
7
台灣新竹地方法院106年度智訴字第2號刑事判決
★欲以新臺幣100萬元與告訴人和解,告訴人拒絕而未和解。
被告犯營業祕密法第13條之1第1項第2款之未經授權擅自重製營業祕密罪,處拘役50日,如易科罰金,以新台幣1,000元折算壹日。緩刑2年,並於判決確定日起4個月內向公庫繳納新台幣20萬元。
8
台灣士林地方法院105年度智訴字第3號刑事判決
被告1犯營業秘密法第13條之1逾越授權範圍而重製營業秘密罪,處有期徒刑5月,如易科罰金,以新台幣1,000元折算壹日。
被告2犯營業秘密法第13條之1逾越授權範圍而重製營業秘密罪,處有期徒刑5月,如易科罰金,以新台幣1,000元折算壹日。
智慧財產法院106年度刑智上訴字第30號刑事判決
上訴均駁回。
9
台灣台北地方法院104年度審簡字第1539號刑事簡易判決
被告持有營業秘密,逾越授權範圍而重製該營業秘密,處有期徒刑3月,如易科罰金,以新台幣1,000元折算壹日。
本案刑事法院判決
承前案例,化工公司對於乳膠生產技術,有依營業秘密法之規定,對資料為合理之保密措施包含教育訓練、區分機密等級、簽署離職保密聲明,且本案秘密具有秘密性及經濟性,故陳先生予以使用、洩漏,已該當營業祕密法第13條之2第1項之意圖在大陸地區使用而非法使用、洩漏營業秘密罪。
營業秘密法修正草案之再提出
經濟部智慧財產局於2017年2月邀請業界及相關部會召開營業秘密增訂刑事責任後之檢討意見,提出新版本[16],擬就營業秘密法第13條之2域外犯罪改採告訴乃論罪,以鼓勵共犯協助辦案及取得事證[17]。並增訂未經認許之外國法人得作為訴訟主體,以保護未經認許之外國法人之權益[18]。另增訂偵查程序營業秘密資料之閱覽限制,於偵查程序中,營業秘密資料得限制閱覽、抄錄或攝影[19]。最後,再就外國人營業秘密保護採互惠原則[20]。立法委員鄭運鵬等人於2018年4月10日亦提出修正草案,方向大略同於智慧財產局[21],但對於域外犯罪不予修正而仍為維持告訴乃論。
淺談中國對商業(營業)秘密之保護:
對於營業秘密之保護,大多數之國家未立專法,而係以不正競爭法解決[22]。中國對於營業秘密法之保護,係以「反不正當競爭法」為保護,對於是否應另立專法,學界有不同之討論聲浪。而過去營業秘密案件,根據中國法制網2017年11月之報導,營業秘密(即商業秘密)案件數量不多,2016年檢查機關共逮捕侵犯營業秘密犯罪嫌疑人僅36人。營業秘密案件得到救濟或成案的比例很低,2016年北京三級法院一審案件只有26件,原告撤回訴訟有17件,最後判決僅6件。且營業秘密之審理常遇到之三難為:舉證困難、損失計算困難及審理過程可能造成之再次洩密[23],故如何做好保密措施,嚇阻秘密外洩,第一時間有效蒐集證據,停損點預估,實為須思考之問題。
中國營業秘密保護,一樣須具備三要件,須具有「秘密性、能為權利人帶來經濟利益與具有實用性、採取保密措施」。對於「能為權利人帶來經濟利益與具有實用性中」[24],是否保護淺在之經濟價值部分未明;至於採取保密措施中,採取程度如何認定也有待解釋。鑑於中國近年來經濟蓬勃發展,為解決所出現之市場競爭問題,2017年11月4日中國全國人民代表大會常務委員會發布新修正之「中華人民共和國反不正當競爭法」,並於2018年1月1日實施,並也確認了營業秘密保護不另立專法。其中有關營業秘密部分,增訂保護措施,新法修正如下:
條號
條文
備註
第9條
經營者不得實施下列侵犯商業秘密的行為:
(一)以盜竊、賄賂、欺詐、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密;
(二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密;
(三)違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求,披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密。
第三人明知或者應知商業秘密權利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施前款所列違法行為,仍獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業秘密的,視為侵犯商業秘密。
本法所稱的商業秘密,是指不為公眾所知悉、具有商業價值並經權利人採取相應保密措施的技術資訊和經營資訊。
修改商業秘密之定義,將舊法「能為權利人帶來經濟利益與具有實用性中」修改為「具有商業價值」,有利於商業秘密權利人更好地保護其不為公眾所知悉的技術信息和經營信息。
第三人明知對於商業秘密權利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施侵犯商業秘密的行為,仍獲取、披露、使用或者允許他人使用,視為侵害商業秘密。
第15條
監督檢查部門及其工作人員對調查過程中知悉的商業秘密負有保密義務。
新增訂
第17條
經營者違反本法規定,給他人造成損害的,應當依法承擔民事責任。
經營者的合法權益受到不正當競爭行為損害的,可以向人民法院提起訴訟。
因不正當競爭行為受到損害的經營者的賠償數額,按照其因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以計算的,按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。賠償數額還應當包括經營者為制止侵權行為所支付的合理開支。
經營者違反本法第6條、第9條規定,權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予權利人300萬元以下的賠償。
舊法第20條之修正,並增訂難以預估之損害得「由人民法院根據侵權行為的情節判決給予權利人300萬元以下的賠償。」[25]。
第21條
經營者違反本法第9條規定侵犯商業秘密的,由監督檢查部門責令停止違法行為,處10萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,處50萬元以上300萬元以下的罰款。
將舊法「1萬元以上20萬元以下之罰款」加重[26]。
值得注意的是,中國之「反不正當競爭法」對於營業秘密違反之行為主體僅規定「經營者」及「故意之第三人」,並未將竊取營業秘密之員工直接納入侵犯營業秘密之主體,此為與台灣「營業秘密法」所處罰之對象幾乎為員工,有很大之不同。
結論:
台灣營業秘密法未增訂刑責前,大都係以刑法之洩漏工商秘密罪[27]、背信罪[28]等為處罰。嗣為遏止營業秘密不斷遭洩漏之事件發生,增訂刑事責任後,目前為止已實施新法5年餘,檢視營業秘密之保護成效,對於檢調人員,常動員龐大人力之調查、偵查後,因告訴人撤回告訴,使法院為公訴不受理之判決。或因企業未能提出合理之保密措施,不適用營業秘密法規定,而為被告無罪判決,定罪難度相當高。為提高保護層級,鼓勵共犯協助辦案、加強外商投資保護、防止偵辦案件中再次洩密、或希望域外也能給予台灣相同之保護,故有檢討之呼聲及不同修正草案版本之再提出。
觀之中國,於今(2018)年亦開始適用新「反不正當競爭法」,期能對商業秘密有更周全之保護,但對於未能將「竊取營業秘密之員工」納入違犯之行為主體,仍有論者認令人扼腕。
惟無論如何,營業秘密之保護,已成為國家保護其經濟產業之重要議題,秘密所有人不想以如專利之形式公開,或想享有比專利更長之保護期限,均可將之列入營業秘密之保護。且不論在台灣或中國,對於秘密保護,最重要的,企業均應盡合理保密措施,對員工為教育訓練、秘密分類、存取秘密軌跡監控、管理接觸秘密之人員及使用秘密人員之管制,從預知可能洩密模式,到如何預防秘密外洩等,方能落實營業秘密之保護。
[1] 張啟祥律師,前高雄地方檢察署檢察官,現為益思科技法律事務所高雄所主持律師、台灣律師公會聯合會國際事務委員會主任委員,高雄律師公會國際事務委員會主任委員、以及高雄美國學校(Kaohsiung American School, KAS)董事。作者聯絡方式為:eric@echanglaw.com. 微信ID:changchihsiang
[2] 杜貞儀實習律師,前分別擔任台灣桃園、橋頭、高雄、屏東地方法院及高等法院高雄分院法官助理,現為益思科技法律事務所高雄所實習律師。
[3] 參智慧財產法院105年度刑智上訴字第35號刑事判決。
[4] 此域外指外國、大陸地區、香港及澳門。
[5] 參智慧財產法院105年度民營上更(一)字第1號民事判決。
[6] 同註2
[7] 同註2
[8] 參智慧財產法院104年度民營訴字第1號民事判決。
[9] 參智慧財產法院105年度刑智上訴字第11號刑事判決。
[10] 增訂第13條之1:意圖為自己或第三人不法之利益,或損害營業秘密所有人之利益,而有下列情形之一,處5年以下有期徒刑或拘役,得併科新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰金:一、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密,或取得後進而使用、洩漏者。二、知悉或持有營業秘密,未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。三、持有營業秘密,經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後,不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。四、明知他人知悉或持有之營業秘密有前3款所定情形,而取得、使用或洩漏者。前項之未遂犯罰之。科罰金時,如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額,得於所得利益之3倍範圍內酌量加重。
第13條之2:意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用,而犯前條第1項各款之罪者,處1年以上10年以下有期徒刑,得併科新臺幣3百萬元以上5千萬元以下之罰金。前項之未遂犯罰之。科罰金時,如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額,得於所得利益之2倍至10倍範圍內酌量加重。
第13條之3:第13條之1之罪,須告訴乃論。對於共犯之一人告訴或撤回告訴者,其效力不及於其他共犯。公務員或曾任公務員之人,因職務知悉或持有他人之營業秘密,而故意犯前2條之罪者,加重其刑至2分之1。
第13條之4:法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員,因執行業務,犯第13條之1、第13條之2之罪者,除依該條規定處罰其行為人外,對該法人或自然人亦科該條之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生,已盡力為防止行為者,不在此限。
[11] 公訴不受理之判決有:台灣南投地方法院105年度審訴字第382號、106年度審訴字第348號刑事判決、台灣彰化地方法院103年度智訴字第5號、106年度訴字第379號刑事判決、台灣台中地方法院105年度智訴字第18號刑事判決、台灣新竹地方法院105年度智訴字第1號刑事判決、台灣桃園地方法院105年度智訴字第8號、105年度智訴字第5號、106年度智訴字第2號、105年度智訴字第5號、106年度智訴字第2號刑事判決、台灣新北地方法院105年度智訴字第8號刑事判決、台灣台北地方法院106年度智訴字第1號刑事判決。
[12] 台灣彰化地方法院103年度智訴字第5號刑事判決。
[13] 台灣高雄地方法院105年度智訴字第9號刑事判決。
[14] 台灣彰化地方法院103年度智訴字第4號刑事判決被告犯營業秘密法第13條之1之持有他人營業秘密,未經授權而重製、使用該營業秘密罪,處有期徒刑6月,得易科罰金;嗣經智慧財產法院104年度刑智上訴字第52號刑事判決撤銷,改判背信罪,處有期徒刑5月,得易科罰金。
[15] 台灣台中地方法院105年度智訴字第18號、105年度智訴字第7號、105年度智訴字第19號刑事判決、台灣新竹地方法院105年度智訴字第2號刑事判決、台灣新北地方法院103年度訴字第796號、104年度智訴字第11號刑事判決、台灣台北地方法院105年度訴字第176號刑事判決。
[16] https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=742416244567.pdf
[17] 草案修正第13條之3第1項:前二條之罪,須告訴乃論。
[18] 草案增訂第13條之5:未經認許之外國法人,就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。
[19] 草案增訂第13條之6:偵查程序及偵查內容涉及營業秘密者,檢察官得依聲請或依職權處分不予准許或限制資料之閱覽、抄錄或攝影。
[20] 草案修正第15條:外國人所屬之國家與台灣如未共同參加保護營業秘密之國際條約或無相互保護營業秘密之條約、協定或由團體、機構互訂經主管機關核准保護營業秘密之協議,或對台灣之營業秘密不予保護者,其營業秘密得不予保護。
[21] 立法委員提出之草案如下:
第13條之5:未經認許之外國、大陸地區、香港或澳門之法人,就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。
第14條之1:檢察官偵查營業秘密案件認有必要時,得依職權核發偵查內容保密令,將偵查內容提示於犯罪嫌疑人、被告、被害人、告訴人、代理人、辯護人、鑑定人、證人或其他相關之人。受偵查內容保密令之人,就該偵查內容,不得為下列行為:一、實施偵查程序以外目的之使用。二、揭露予未受偵查內容保密令之人。偵查內容保密令自送達受偵查內容保密令之人,發生效力。第二項規定,於受偵查內容保密令之人,在偵查前已取得或持有該提示之偵查內容時,不適用之。偵查內容保密令之核發辦法由法務部定之。
第14條之2:偵查內容保密令應以書狀為之,並載明下列事項:一、受偵查內容保密令之人。二、提示之偵查內容。三、前條第二項所列之禁止或限制行為。四、違反之效果。
第14條之3:提示之偵查內容有下列情形之一者,檢察官得依職權停止或變更其偵查內容保密令:一、應受保密之原因消滅者。二、經法院發秘密保持命令者。三、案件經起訴,自繫屬法院之日起,逾60日者。檢察官為前項停止或變更命令之處分,得予受偵查內容保密令之人及其利害關係人陳述意見之機會。受偵查內容保密令之人或利害關係人,得對檢察官第一項之停止或變更命令處分聲明不服,其程序準用刑事訴訟法之規定。
第14條之4:違反偵查內容保密令者,處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。於外國、大陸地區、香港或澳門違反偵查內容保密令者,不問犯罪地之法律有無規定,前項規定亦適用之。
第15條:外國人所屬之國家與台灣如未共同參加保護營業秘密之國際條約或無相互保護營業秘密之條約、協定,或對台灣之營業秘密不予保護者,其營業秘密得不予保護。
[22] 章忠信,營業秘密之保護與公平交易法,公平交易委員會電子報第7期,頁1。
[23] http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2017-11/06/content_7379603.htm
[24] 修正前之反不正當競爭法第10條規定:本條所稱的商業秘密,是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。
[25] http://www.sohu.com/a/202604131_465396
[27] 刑法第317條:依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務,而無故洩漏之者,處1年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金。
[28] 刑法第342條:為他人處理事務,意圖為自己或第三人不法之利益,或損害本人之利益,而為違背其任務之行為,致生損害於本人之財產或其他利益者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。